¿Qué ocurre cuando se lanza un producto de una firma en el Metaverso sin el permiso de la marca en cuestión? La respuesta a esta pregunta se debate a día de hoy entre los expertos en la materia. Nuestro socio fundador, Albert Galán, la responde en su último artículo, publicado en El Confidencial: ¿esto es arte o es una infracción de marca?

Galán se centra en un caso en concreto: el Birkin de Hermès, uno de los bolsos más codiciados de la firma francesa, ha encontrado su competencia en el Metaverso con el lanzamiento de MetaBirkins. Se trata de una colección de 100 NFT únicos creados con pieles de imitación. La firma Hermès no lo ha pasado por alto y ha emprendido acciones legales por infracción de marca al considerar que ha vulnerado sus derechos como propietario de la misma. Añade Galán, también, que «de este modo, solicita que paralice el proyecto, una indemnización por daños y perjuicios y el dominio ‘MetaBirkin‘».

«La posición de Rothschild (creador de los NFT) parece lógica. Defiende que él no está vendiendo bolsos Birkin falsos, sino que realiza obras de arte que representan bolsos Birkin imaginarios. Por ello, se ampara en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos (libertad de expresión) y recuerda que bajo ella Andy Warhol ejerció su derecho a vender obras de arte que representaban latas de sopa Campbell», afirma nuestro socio.

Según se explica en el artículo, no es tarea fácil para los tribunales, que tendrán que investigar si es preciso que se aprecie un aprovechamiento de esa reputación, que sea indebido y que sea sin justa causa. «En estos litigios, a diferencia de los tradicionales conflictos de marca, no se vende una copia física de los bolsos o zapatillas, sino NFT; es decir, elementos digitales propiedad de quien los compra. El comprobante se almacena en una cadena de bloques (‘blockchain’), que es una base de datos digital de acceso público», añade.

Galán se pregunta: ¿rigen las mismas normas en el mundo virtual que en el real? ¿Cómo se valoran las consecuencias legales de las infracciones en el metaverso? ¿Qué legislación es aplicable? ¿Se puede dar respuesta a estas preguntas? «Todavía falta consenso sobre ello. Desde luego, será fundamental el papel de profesionales especializados en Propiedad Intelectual e Industrial, así como los expertos en valoración de daños y nuevas tecnologías. Y es que en estas situaciones es necesario investigar, reunir todo tipo de pruebas, comprobarlas y analizarlas. El trabajo es exhaustivo y supone estudiar el asunto al detalle», concluye. La decisión ahora depende de los tribunales de Nueva York, que sentarán precedente por ser el primer caso de este tipo.

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En la sentencia del caso  ‘Thermomix contra Lidl’ se puede leer que el Juzgado Mercantil número 5 de Barcelona confirmó que el robot de Lidl reproducía exactamente algunas de las características de la tecnología creada por Vorwerk y que, por tanto, se trataba de un acto de explotación directa y de plagio a su invención. Expansión ha contado con la opinión experta de nuestro socio fundador, Albert Galán, para escribir sobre ello.

Thermomix denunció a Lidl con el fin de que retirara su robot del mercado y se indemnizara a Vorwerk por daños y perjuicios ocasionados. Este es uno de los múltiples casos que existen con estas características, por ejemplo, la farmacéutica Moderna podría ser demandada por infracción de patentes por su vacuna contra la COVID-19, tras rechazar un tribunal su impugnación de las patentes de Arbutus Biopharma Corporation.

Nos encontramos con distintas noticias en muchos otros sectores como son la moda, las farmacéuticas y las nuevas tecnologías; en el sector de la moda es muy común ver este tipo de casos, en los que destacan los plagios y falsificaciones de los diseños más icónicos de las marcas de lujo. En este mundo se cuenta con infinitos ejemplos, como la reciente acusación de la marca Nike a la marca Adidas por copiar su tecnología de confección de tejidos y la conocida victoria de esta misma, Adidas, ante el Tribunal General de la Unión Europea frente a la marca Shoe Branding Europe en 2018, por un diseño de la marca que generaba confusión entre los clientes.

Al recibir demandas de grandes marcas, los Informes Periciales son imprescindibles a la hora de analizar el caso. También es muy importante, en estos casos, que las empresas protejan sus invenciones y diseños ya que constituyen el principal activo responsable de la generación de valor. En casos de infracción de patentes y marcas es fundamental que el Perito experto designado en el caso demuestre tanto la comisión de la infracción como la cuantificación del daño a la reputación de la empresa y determine el posible aprovechamiento indebido de su notoriedad en el mercado.

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Derecho de patentes y marcas (I): conceptos y cuantificación del daño

Patentes y marcas

Según el artículo 4 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (LP en adelante), son patentables, en todos los campos de la tecnología, las invenciones que sean nuevas, impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. El art. 54.1 del Convenio de 5 de octubre de 1973 sobre Concesión de Patentes establece que «se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica». A su vez, el párrafo segundo de este precepto nos aclara que «el estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente europea se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio». Un invento carece de novedad cuando un documento, que forma parte del estado de la técnica, anticipe de forma directa y sin ambigüedad todos y cada uno de los elementos reivindicados por el invento patentado.

Podemos encontrar el concepto “marca” recogido en el artículo 4 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM). Según éste, “podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular”.

Según el art. 8 LM, no podrá registrase como marca un signo que sea idéntico o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios para los cuales se haga la solicitud sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior. Tampoco podrá registrarse cuando la marca anterior goce de renombre en España o, en caso de tratarse de una marca de la Unión Europea, en ese ámbito territorial, o cuando, con el uso de la marca posterior realizado sin justa causa, pudiera obtenerse una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o este uso pudiera ser perjudicial para dicho carácter distintivo.

¿Cómo se cuantificaría el eventual perjuicio producido?

Según el art. 42 LM, apartado primero, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados quienes, sin el consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en el artículo 34, apartados 3.a) y 4, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados. No obstante, todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca solo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de esta, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera renombrada.

A tenor de lo dispuesto en el art. 43.1 LM, relativo al cálculo de la indemnización de daños y perjuicios, esta comprenderá no solo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la marca causa de la violación de su derecho. El titular del registro de marca también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente “por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado”. Además, esta cuantía indemnizatoria podrá incluir, cuando procedan, los gastos de investigación en los que se haya incurrido “para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial”.

En el caso del daño moral, añade el artículo, “procederá su indemnización, aun no probada la existencia del perjuicio económico”. El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de probarlo, el derecho “a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados”.

Derecho de patentes y marcas (II): El caso Thermomix

El caso Thermomix

Podemos encontrar un caso relevante y de actualidad en el que los peritos jugaron un papel clave a la hora de estimar si se había infringido o no un derecho de patentes en la Sentencia 1/2021 de 19 de enero del Juzgado Mercantil n.º 5 de Barcelona (para leer la Sentencia completa, haga click aquí). La parte actora, Vorwerk & Co. Interholding Gmbh (Vorwerk) presentó demanda en juicio ordinario ejercitando una acción de infracción de las patentes de invención que protegen la tecnología consistente en “una máquina de cocina” contra Lidl Supermercados S.A. (Lidl), parte demandada. En primer lugar conviene mencionar que España reconoció la patente europea de Thermomix® de la parte actora, Vorwerk, en el año 2008. Esta patente, que caducará el próximo 27 de junio de 2022, define la invención de una máquina de cocina incluyendo ocho reivindicaciones de producto (detalladas en el Fundamento de Derecho 1.2 de la Sentencia).

La actora Vorwerk fabrica y comercializa la máquina de cocina Thermomix®, que incorpora la invención reivindicada en la patente de la que es titular. La demandada Lidl es una cadena de supermercados que ofrece y comercializa desde junio de 2018 en España un robot de cocina con la marca Silvercrest e identificado comercialmente como Monsieur Cuisine Connect, competidor de la máquina de cocina Thermomix® de Vorwerk. Cabe mencionar que el aparato comercializado por Lidl, que era tres veces más barato que el de Vorwerk, era comúnmente conocido como “la Thermomix barata”.

El perito de la parte actora definió el problema técnico objetivo en “cómo conseguir una máquina de cocina que además de agitar/batir alimentos, permita pesarlos y que ambas funciones, que son independientes, se activen también de forma individualizada”. El problema técnico objetivo que se plantea en el caso es, por tanto, el que nos da la patente: cómo realizar la pesada de alimentos en el recipiente o vaso de agitación con independencia del estado del interruptor. En sus conclusiones la Sentencia determina que la patente española de Vorwerk es válida, al concurrir en ella los requisitos de novedad y actividad inventiva y no apreciarse el vicio de adición de materia alegado por la parte contraria. Además, se determinó que la máquina comercializada por Lidl reproducía las características de la reivindicación primera de la patente mencionada y, consecuentemente, estaba realizando actos de explotación directa de esta invención (prohibidos por el artículo 59 de la LP).

Finalmente, el Tribunal estimó la demanda de infracción de Vorwerk y declaró que la importación, ofrecimiento para la venta y comercialización por la demandada Lidl de la máquina Monsieur Cuidine Connect constituía una violación de los derechos en exclusiva que se derivaban de la patente española de invención (validación en España de la patente europea) de la que era titular Vorwerk. Se condenó a Lidl a cesar en la importación, almacenamiento y ofrecimiento de la citada máquina y a retirar del mercado todos los ejemplares que se encontraran aún en su poder, así como material publicitario y promocional, procediéndose a su destrucción, todo ello a su costa. Por último, la parte demandada fue condenada a indemnizar a Vorwerk por los daños y perjuicios ocasionados, además del pago de las costas procesales.

La figura del perito de patentes y marcas

La sentencia de Vorwerk contra Lidl resuelve uno de los casos más mediáticos de los últimos años sobre el derecho de patentes y propiedad industrial en España e ilustra la importancia de la elección de un perito cualificado. En ella podemos ver el rol clave que desempeña esta figura en el éxito del procedimiento, ya que cuestiones técnicas como la diferencia entre “desenclavar” la tapa del dispositivo y “retirar” la tapa pueden ser cruciales para condicionarlo. Llegaron a emitirse cinco informes periciales.

Estamos ante una sentencia muy técnica, en la que podemos apreciar las características de cada máquina, sus diferencias y el papel que jugaron los peritos de las partes a la hora determinar si había existido o no infracción de la patente, y si esta era o no válida. Un ejemplo del grado de tecnicismo que se alcanzó fue la principal razón por la que se estimó la demanda: se entendió que Lidl había copiado las características de la reivindicación primera de la patente. En esta reivindicación se consigna que, debido a la maniobra del interruptor, “se libera el circuito de mando correspondiente al mecanismo agitador, pero el circuito de mando correspondiente al dispositivo de pesada es independiente de una maniobra del interruptor”.

Como hemos podido ver, en los procedimientos de patentes y marcas no solamente es necesario contar con un perito experto en la materia para saber cómo justificar las pretensiones que lleven al éxito en un posible litigio, sino también especialistas en el análisis del daño que el uso de nuestra patente o marca por terceros puede causar a la reputación de nuestra empresa. Además, es necesario contar con profesionales que conozcan los diferentes métodos de cuantificación de estos daños.

En Perito Judicial Oficial contamos con una amplia red de peritos especialistas en patentes y marcas, entre otros ámbitos.  Sabemos de la importancia que reviste para las empresas proteger sus invenciones, ya que estas constituyen el principal activo responsable de la generación de valor. Es por ello que contar con peritos expertos en la materia capaces de analizar en profundidad las características del producto, así como de comparar las patentes en cuestión, supone para nuestros clientes una garantía de acierto en la defensa de sus legítimos intereses.

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